В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, 9 състав, в  открито заседание на 03.12.2014 г. в състав:
							 Председател:	Людмила Цолова
								Членове:	М. Ж.
										В. Х.
при секретаря П. Х. разгледа докладваното от съдията Х. т. д. № 3677 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 258 и сл. ГПК.
С решение № 626/25.04.2014 г. по т. д.  3298/2012 г. Софийски градски съд, VІ-11 с-в, отхвърля като неоснователни предявените от  [фирма] срещу  [фирма] и  [фирма] искове по чл. 76, ал. 1, т. 1-2 ЗМГО за установяване на нарушения на права върху търговски марки и за осъждане да се преустановят нарушенията, както и искане по чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО за разцгласяване на съдебното решение. 
Решението е обжалвано от ищеца  [фирма] с искане същото да бъде отменено, като се уважат предявените искове. Поддържа се, че първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение, като не е приел и не е разгледал предявен с допълнителната искова молба установителен иск. Твърди се, че е доказано наличието на регистрирани марки със закрила на територията на България от 1996 г. и 1997 г., както и че е доказано ползването от страна на ответниците на знака, включен в защитените марки, както като част от фирмените им наименования, така и като марка. Поддържа се, че за установяване на нарушението е достатъчно да е налице и само възможност ответниците да са знаели за регистрираните марки на ищеца, каквато възможност е доказана с по-ранните (предхождащи регистрацията на фирмите на ответниците) регистрации на марки и широката известност на продуктите на ищеца. Поддържа се също, че е доказано и наличието на сходство между марките и фирмените наименования, което да е в състояние да въведе потребителя в заблуждение и поради това ползването на знака е в нарушение на добросъвестната търговска практика поради използване на репутацията на чужда търговска марка, респ. наложено и познато на пазара име. 
Ответниците оспорват жалбата като неоснователна и молят обжалваното решение да бъде потвърдено.
Съдът, въз основа на доказателствата по делото и доводите на страните и в пределите по чл. 269 ГПК, прие следното.
Първоинстанционното производство е образувано по искова молба на жалбоподателя  [фирма] срещу ответниците  [фирма] и  [фирма] с твърдения, че ищецът е акционерно дружество, регистрирано в Германия и осъществяващо дейност в областта на доставката на технологични процеси, свързани с храни и енергии. Дружеството притежава три броя марки (С. № 224782, С. № 224709 и С. № 3483302), регистрирани пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (O.) и четвърта марка IR № 905297, регистрирана по реда на Мадридската спогодба, всички с основен елемент знака "GEA", регистрирани за посочени в исковата молба класове по МКСУ ползващи се със закрила на територията на България. Въведено е обобщено твърдение, че дружеството налага марките си на пазара по отношение на всички аспекти на дейността си като идентични с търговското си наименование. Посочено е още, че ответниците – посредством регистрираните си наименования – непозволено използват регистрираните марки на ищеца. Поддържа се, че това е извършено с цел извличане на облага от известността и търговската репутация на марките с оглед възможността за въвеждане на потребителя в заблуда относно произхода на услугите в конкретния пазарен сегмент. 
Въз основа на тези твърдения са направени искания да се признае за установено нарушението на правата на ищеца върху регистрираните марки, да се осъдят ответниците да преустановят нарушението и да се задължат същите да разгласят съдебното решение за своя сметка по посочения в исковата молба начин. 
Ответниците оспорват исковете като неоснователни. По отношение на част от изложените в исковата молба обстоятелства – относно подадена от тях заявка и  използван допълнителен елемент "И." – възразяват за липсата на такива в конкретния случай. Заявявят, че наименованията им са вписани в търговския регистър преди регистрацията на международната марка, съответно преди да се разпростре на територията на България закрилата на марките на Общността, поради което правата върху марките не могат да се противопоставят на възникналите преди това права върху търговските им наименования. Възразява се също, че ищецът осъществява дейността си в областта на енергетиката, химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия, докато дейността на ответниците е в областта на строителството, дизайна и обзавеждането на сгради, доставяйки проектантски, строително-монтажни и дизайнерски услуги, поради което не са налице идентичност и сходство на стоките/услугите, за които марките са регистрирани и тези на ответниците. Поддържа се също, че не са налице и идентичност и сходство и между самите марки и наименованията на ответниците, доколкото последните се изписват на български език. Оспорват се и изложените в исковата молба твърдения за широка известност на марките, също с оглед разликата в осъществяваната дейност. Заявено е също и възражение за недействителност на марките на Общността поради по-рано придобитите права върху търговските наименования. 
Въз основа на събраните доказателства първоинстанционният съд е приел за установено, че ищецът е търговско дружество, регистрирано в Германия и притежаващо посочените в исковата молба марки, регистрирани за съответните класове по посочения в исковата молба ред. Регистрацията на марките е  извършена през 1998 г. за марка №[ЕИК] и марка №[ЕИК], през 2006 г. за марка №[ЕИК], и през 2006 г. за марка № 905297. Продукти на ищеца – машини, климатици и части за тях – се разпространяват на територията на България и са известни на българския потребител, като разпространяването им е започнало през 2007 г. 
Приел е също, че елементът "Г." се съдържа като съставна част във фирмените наименования и на двамата ответници, като с тези наименования ответниците са регистрирани съответно през 2005 г. (за ответника  [фирма]) и през 1998 г. (за  [фирма]). И двамата ответници имат за основен предмет на дейност "строителство". 
Въз основа на приетото експертно заключение, неоспорено от страните, съдът е приел за установено, че съдържащият се в процесните марки и във фирмените наименования на ответниците елемент "GEA", изписван на кирилица като "Г.", се явява доминиращ, доколкото поради графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителя. Поради общия доминиращ елемент е налице фонетично, визуално и смислово сходство между процесните марки и фирмите на ответниците. 
За да отхвърли исковете съдът е приел, че доколкото едното от фирмените наименования е регистрирано преди процесните марки, а другото – преди дружеството-ищец да започне да осъществява дейност на територията на България и предвид различния предмет на търговската дейност на ищеца и ответниците правата на ищеца върху процесните марки се ограничават съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 ЗМГО, изключваща възможността да се забрани на основание регистрирана марка на търговец да използва в дейността си своето име, когато това не противоречи на добросъвестната търговска практика. Приел е, че не се установява недобросъвестна търговска практика на никой от ответниците, т. е. дейността им в областта на строителството да се опира по някакъв начин на постиженията на ищеца, поради което не са налице нарушения на притежаваните от ищеца права върху процесните марки. 
По доводите на жалбоподателя въззивният съд прие следното.
Неоснователно е оплакването за допуснато от първоинстанционния съд процесуално нарушение. 
С допълнителната искова молба са отправени искания да се установи със съдебното решение, че: 1) е налице сходство между фирмите на ответниците и процесните марки, и 2) фирмите на ответниците са сходни с по-рано регистрираната фирма на ищеца. Посочено е, че исканото произнасяне е относно съществуването, съответно несъществуването на оспорено правоотношение. Допълнително, включително във въззивната жалба, се уточнява, че по този начин се предявяват инцидентни установителни искове, вкл. във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал. 4 и ал. 5 ТЗ. 
С определението си по чл. 374 ГПК първоинстанционният съд не приема така заявените искове за съвместно разглеждане, поради това, че сходството между марките и фирмените наименования е предпоставка за основателност на главните искове и подлежи на установяване при тяхното разглеждане, а по отношение на сходството между фирмите на ответниците и фирмите на ищеца – поради това, че не се отнася до права или правоотношения, обуславящи главните искове.
Преди всичко, и двете групи искания се отнасят до установяване на сходство: между фирми, респ. между фирми и търговски марки. Това сходство няма характера на право или правоотношение, а представлява факт с правно значение, поради което установяването му с решение е допустимо само в изрично предвидените в закона случаи – чл. 124, ал. 4 ГПК. Нито в ТЗ (във връзка с фирмените наименования), нито в ЗМГО (във връзка с марките) е предвидена специална възможност за установяване на сходство по съдебен ред, извън по-общата възможност за установяване на нарушение (чл. 7, ал. 4 ТЗ и чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО). Поради това заявените с допълнителната искова молба установителни искове са недопустими.
Независимо от това, тези искове нямат в разглеждания случай и характера на инцидентни по смисъла на чл. 212 ГПК. Като инцидентен (т. е. след постъпване на първоначалната искова молба и по реда и в сроковете по чл. 212, респ. чл. 372, ал. 2 ГПК)  може да бъде предявен само установителен иск относно правоотношение (чл. 212 и чл. 372, ал. 2 ГПК). Установителен иск относно факт (когато такъв е допустим съгласно общата разпоредба на чл. 124, ал. 4 ГПК) от значение за дадено спорно правоотношение може да бъде съединен с иска относно това правоотношение само при първоначално предявяване (чл. 210 ГПК) или при условията и по реда на чл. 213 ГПК. В разглеждания случай не е налице първоначално съединяване, доколкото исковете са заявени с допълнителната искова молба, а преценен съобразно чл. 213 ГПК, отказът на първоинстанционния съд да ги приеме за съвместно разглеждане не подлежи на контрол. 
Следва освен това да се отбележи, независимо от въпроса за допустимостта, че заявеното сходство между фирмите на ответниците и фирмата на ищеца е неотносимо към и не обуславя заявените с първоначалните искове нарушения на права върху марки, т. е. и по тази причина искането за установяване на сходство между фирмите не може да бъде предмет на инцидентен за конкретното производство иск, а в действителност представлява изцяло нов иск, който не може да бъде предявяван с допълнителна искова молба по чл. 372, ал. 2 ГПК. Във връзка с това неоснователно е и позоваването на чл. 7, ал. 4 и 5 ТЗ. На първо място, тези разпоредби са в сила едва от 2011 г. и предвид материалноправния си характер не могат да се приложат към фирмените наименования, регистрирани по-рано, какъвто е разглежданият случай. Освен това искът по чл. 7, ал. 4 ТЗ е насочен към защита на фирмата на търговеца, а не към защита на търговската марка, какъвто е предметът на предявените в настоящото производство искове. 
Доводите за доказаност на наличието на регистрирани марки със закрила на територията на България от 1996 г. и 1997 г., както и на ползването от страна на ответниците на знака, включен в защитените марки, като марка (а не като част от фирмените им наименования) са неотносими. Предявените искове са с предмет нарушения на правата на ищеца върху четири конкретно посочени в исковата молба марки (С. № 224782, С. № 224709, С. № 3483302, със закрила от 01.01.2007 г., и IR № 905297 със закрила от 28.04.2006 г.). Датата на закрила на всяка от тези марки е след датите на регистрация на фирмените наименования на ответниците. Без значение е установеното в хода на процеса обстоятелство, че преди регистрацията на фирмените наименования на територията на България са се ползвали със закрила други марки на ищеца (№ 62617, № 674138 и № 670507), тъй като с исковата молба не са предявени искове за нарушения във връзка с тези марки. Също така без значение е и обстоятелството дали ответниците ползват процесния знак не само като част от фирмените си наименования, но и като марки (т. е. и за обозначаване на стоки/услуги и др. под. действия), тъй като съобразно исковата молба и допълнителната искова молба предмет на предявените искове са нарушения, изразяващи се единствено в използването на знака като част от фирмените наименования на ответниците, без да са въведени твърдения и за други форми на нарушение. Поради това евентуалното ползване на процесния знак от страна на ответниците и за обозначаване на стоки/услуги, доколкото представлява отделно нарушение на правото върху марката, може да бъде предмет на друг иск, но не може да обоснове извод за основателност на разглежданите искове така, както са предявени. 
По отношение на останалите доводи – за възможността ответниците да са знаели за регистрираните марки на ищеца и за сходството между марките и фирмените наименования в противоречие с добросъвестната търговска практика – както и по отношение на основателността на исковете въззивният съд приема следното.
Основен белег на нарушението по смисъла на чл. 76 ЗМГО е използването на съответния знак по начин, който противоречи на правата на притежателя на марката, така, както са определени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО. С посочения текст се транспонират разпоредбите на чл. 5 от Първа Директива на Съвета № 89/104 от 21.12.1988 г. Същите са и предмет на тълкуване в решението по дело № С-17/06 на Съда на ЕО. Според даденото от Съда тълкуване използване, което може да бъде забранено от притежателя на марка съгласно чл. 5(1)(а) от директивата, може да се изразява и в употребата на идентичен с марката знак като фирмено наименование, но когато тази употреба е във връзка с предлагането на стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана и когато същата употреба се извършва по начин, който засяга или може да засегне функциите на марката. В такъв случай правото на притежателя на марката може да бъде ограничено съобразно чл. 6(1)(а) от директивата (транспонирана в чл. 14, т. 1 ЗМГО) при условие, че употребата е в съответствие с добросъвестната търговска практика. 
Предварително следва да се отбележи, че макар и даденото в посоченото решение тълкуване да се отнася пряко само до хипотезата по чл. 5(1)(а) от директивата (идентичност на знаците при идентичност на стоките/услугите), възприетите разрешения следва да се прилагат и в останалите хипотези по чл. 5(1)(б) и чл. 5(2) (при различните съчетания на белезите идентичност/сходство на знаците и идентичност/сходство на стоките/услугите). В тези хипотези разликата (макар и не пълна, а само до степен на сходство) между марката и използвания знак или между съответните стоки/услуги обуславя по-далечна връзка между факта на използването и накърняването на отличителната функция на защитената марка и поради това защитата на правата на притежателя на марката в тези случаи не може да надхвърля обема на защита при директното нарушение в хипотезата по чл. 5(1)(а), т. е. всички изисквани предпоставки по чл. 5(1)(а) следва да са налице и в случаите по чл. 5(1)(б) и чл. 5(2) от директивата. 
Според възприетото в посоченото решение и цитираната в самото него практика тълкуване използването на знак, идентичен със защитена марка, представлява нарушение на правата на притежателя на марката при едновременната даденост на четири условия: 1) липса на съгласие на притежателя; 2) използването да е при осъществяване на търговска дейност; 3) използването да е във връзка със стоки/услуги (в разгледания от Съда случай идентични с тези, за които марката е регистрирана) и 4) използването да засяга или да е способно да засегне функциите на марката, в частност основната й функция да гарантира на потребителя действителния произход на стоката/услугата. При наличието на тези условия използването може да се изразява и в употребата на знака като фирмено или търговско наименование. 
 Тези предпоставки следва да са налице, за да представлява употребата на знак, идентичен или сходен със защитена марка, като фирмено или търговско наименование, и нарушение по чл. 76, ал. 1 ЗМГО. Допълнително, в особената хипотеза по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (липса както на идентичност, така и на сходство при стоките/услугите) следва да са налице и допълнителните предпоставки, посочени в тази разпоредба, а именно 1) марката да се ползва с известност на територията на България и 2) използването на знака да води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или да ги уврежда. 
В разглеждания случай, съобразно заявеното в исковата молба, твърдените нарушения се изразяват единствено в използването на знака "Г." като част от регистрираните фирмени наименования на ответниците. Съобразно изложеното по-горе, това обстоятелство само по себе си не представлява нарушение по смисъла на чл. 76, ал. 1 ЗМГО, което е достатъчно, за да бъдат приети предявените искове за неоснователни. 
Независимо от това, не са налице нито твърдения, нито доказателства ответниците, представяйки се в процеса на търговската си дейност с регистрираните си фирмени наименования, да използват процесния знак във връзка със стоки или услуги, които да са идентични или сходни със стоките или услугите, за които процесните марки са регистрирани (съобразно хипотезите по чл. 13, ал. 1, т. 1-2 ЗМГО). При наличието на изрично възражение от страна на ответниците за липса на идентичност и сходство в тежест на ищеца е да установи такива (доколкото същите са елемент от нарушението, чийто фактически състав е изцяло в доказателствена тежест на ищеца). 
Същото се отнася и до хипотезата на липса на идентичност и сходство по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО с оглед предвидената в тази разпоредба допълнителна предпоставка несправедливо облагодетелстване от или увреждане на известността и отличителния характер на процесните марки. В тази насока също не са изложени фактически твърдения, които да дават основание използването на знака от ответниците да се квалифицира като нарушение (а именно относно конкретни случаи на използване на фирмените наименования на ответниците по начин, който да води или да е възможно да доведе до такова увреждане или несправедливо облагодетелстване), нито са налице съответни доказателства. 
Също така, не са въведени и твърдения, нито са представени доказателства, относно другата основна обща предпоставка, а именно използването да засяга или да е способно да засегне отличителната функция на процесните марки – конкретни случаи на използване на фирмените наименования на ответниците по начин, който да засяга основната функция на процесните марки да гарантират на потребителите действителния произход на стоките или услугите. 
Поради това следва да се приемат за неоснователни изложените в жалбата доводи за установено от експертизата сходство, което да е объркващо за потребителя. Както се посочи по-горе, идентичността, респ. сходството, на знаците само по себе си не образува фактическия състав на нарушение по чл. 76, ал. 1 ЗМГО, а следва винаги да се разглежда и във връзка със съответните стоки или услуги (съобразно проведените в чл. 13, ал. 1 ЗМГО разграничения на отделните хипотези на идентичност/сходство). Във връзка с това неоснователен е и доводът, че защитата на марките на ищеца покрива стоки и услуги, идентични с предмета на дейност на ответниците. На първо място, в самото експертно заключение такъв въпрос не е изследван и такъв краен извод не е изведен. Единствено в устните обяснения на вещото лице се съдържа твърдение за сходство в предмета на дейност на двете страни. Това обаче не може да бъде прието за доказателство предвид пълната липса на конкретност, вкл. преценено с оглед определения в исковата молба фактически състав на твърдените нарушения (ограничен до представяне на ответниците с тези фирмени наименования без конкретни твърдения за идентичност/сходство, респ. липса на такива, на стоките/услугите съобразно разгледаните по-горе различни хипотези по чл. 13, ал. 1 ЗМГО), както и с оглед уточнението на вещото лице, че това обобщено твърдение е във връзка с марки със закрила на територията на България, предхождаща регистрацията на фирмите на ответниците – доколкото, съобразно посоченото по-горе, евентуални нарушения на правата на ищеца върху тези марки не са въведени с исковата молба като основание на предявените искове.
С оглед горното, без значение за основателността на предявените искове остава въпросът за евентуалното ограничаване на правата на ищеца върху процесните марки на основание чл. 14, т. 1 ЗМГО (чл. 6(1)(а) от директивата във връзка с цитираното решение), съответно доколко използването от страна на ответниците на техните фирмени наименования е в съответствие с добросъвестната търговска практика. Това предполага да са налице предвидените в чл. 13, ал. 1 ЗМГО условия и едва при тяхното установяване е необходимо да се изследва въпросът дали използвайки защитения знак като свое фирмено наименование търговецът излиза извън рамките на добросъвестната търговска практика. 
По горните съображения жалбата е неоснователна, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено. 
При този изход на спора ищецът няма право на разноски, като на основание чл. 78, ал. 3 ГПК същият дължи на ответника  [фирма] направените във въззивното производство разноски съобразно представения списък в размер на 1200 лв. адвокатско възнаграждение. Възражението на ищеца за прекомерност на същото по чл. 78, ал. 5 ГПК е неоснователно с оглед определения съобразно чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. минимален размер от 300 лв. за един иск и броя на предявените в настоящото производство искове. 
С тези мотиви съдът

РЕШИ:
Потвърждава решение № 626/25.04.2014 г. по т. д.  3298/2012 г. по описа на Софийски градски съд, VІ-11 с-в.
Осъжда  [фирма], Германия, Д., "П. М. Щ." № *, представлявано от адв. Д. А. Б.-Г., [населено място],  [улица], вх. А, ап. 9, да заплати на  [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място],[жк] [улица], ет. 6, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК разноски за въззивното производство в размер на 1200 лв. 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

	 Председател:

		Членове: